Uma empresa brasileira fabricante de móveis planejados, recentemente, venceu uma batalha judicial travada com a Omega S/A, empresa estrangeira titular da marca do relógio Omega, e teve reconhecido seu direito de permanecer utilizando a marca Omega em suas atividades empresariais em todo território nacional.
A disputa em questão teve origem depois que a fabricante mundial do relógio suíço Omega ingressou com uma ação judicial no Rio de Janeiro contra o INPI e contra uma empresa brasileira do ramo de móveis planejados buscando anular o registro da marca Omega que havia sido concedido para a empresa brasileira (Omega Comércio e Indústria de Móveis Ltda) no ano de 1997.
Segundo a empresa estrangeira, o registro da marca Omega não poderia ter sido concedido à empresa brasileira pelo INPI, por entender que seria dela o direito exclusivo de utilizar tal marca no Brasil.
Para a autora da ação, o registro da marca Omega, que lhe foi concedido em Paris em 1964, teria recebido, no Brasil, o status de marca notória, por força da lei nº 5.772/71, o que, segundo ela, lhe garantiria o direito de usar a marca no Brasil de forma exclusiva.
STJ não confere à marca do relógio Omega a condição de auto renome
Depois de sair perdedora em primeira e segunda instância na justiça do Rio de Janeiro, a empresa estrangeira entrou com recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça – STJ almejando reverter o caso ao seu favor.
Ao proferir seu voto, o ministro Villas Bôas Cueva, relator do caso, destacou que o INPI já havia negado a condição de marca de auto renome à marca Omega e que o próprio Superior Tribunal de Justiça já firmou seu entendimento no sentido de não ser possível ao poder judiciário substituir o INPI na tarefa de analisar os requisitos legais indispensáveis à caracterização de auto renome para uma marca.
Além disso, o ministro ressaltou que a lei nº 9.279/96, legislação atual que dispõe sobre o registro de marcas no país aboliu o registro de marca notória e passou a adotar o critério de alto renome em seu artigo 125.
No fim, o relator do STJ, ao votar pela rejeição do recurso da Omega S/A, afirmou que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia acertado em sua decisão de não reconhecer a condição de auto renome para a marca do relógio Omega, uma vez que ela não poderia ser considerada uma exceção ao princípio da especialidade a ponto de impedir que terceiros também a utilizem no país.
