Nos processos judiciais em que atua como assistente e não como parte, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, segundo recente entendimento da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ ao dar provimento de forma unânime a recurso interposto pelo INPI contra decisão proferida em processo de anulação de registro de marca que o havia condenado neste sentido.
O caso em questão que chegou ao STJ se refere a um processo de nulidade de marca movido por um desenhista contra uma empresa jornalística sob a alegação de que esta última teria utilizado em publicação de sua autoria personagens que seriam de titularidade do autor da ação.
Em sua defesa, a empresa jornalística alegou ser a titular da marca discutida no processo pelo fato de ter obtido o registro da mesma no INPI.
1ª instância condena o INPI
Em primeira instância, a ação judicial foi julgada procedente em favor do desenhista, sendo anulado o registro da marca dos personagens “Tchê e Tchó” no INPI que acabou sendo condenado ao pagamento de honorários advocatícios.
Como o Tribunal Regional Federal da 4ª região manteve a condenação do INPI no pagamento de honorários, a autarquia acabou entrando com recurso no Superior Tribunal de Justiça alegando ter atuado no referido processo apenas como assistente especial na forma prevista na lei de propriedade industrial (lei nº 9.279/96) e que, nestes caso, não pode ser considerado como parte do processo mas apenas como terceiro interessado.
STJ reforma decisão e isenta INPI dos honorários
Para o ministro Luis Felipe Salomão, relator do recurso especial, a lei de propriedade industrial confere ao INPI a obrigatoriedade de atuar como assistente nos processos judiciais em que não seja a autora da ação.
Segundo destacou o relator, nos casos em que a discussão judicial paira sobre o próprio registro da marca (vício, nulidade, etc) pode o INPI atuar como litisconsórcio passivo necessário (hipóteses legais em que o pólo passivo de uma ação é composto por mais de um réu) sendo legítimo que nestas situações possa ser condenado ao pagamento dos honorários. Mas, nas hipóteses em que não há qualquer debate sobre o registro da marca em si não há razão para condenação do INPI em honorários uma vez que nestes casos a autarquia atuará apenas como assistente especial por força da lei de propriedade industrial.
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Com este entendimento, o STJ acolheu o recurso especial do INPI (nº 1264644) e reformou a decisão recorrida, para isentar a autarquia do pagamento dos honorários sucumbenciais.
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