É cabível pedido judicial de nulidade de marca mesmo nos casos em que o registro foi previamente cancelado por renúncia no INPI?
Recentemente, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou um caso sobre o tema, envolvendo a multinacional Coca-Cola e uma empresa brasileira de Goiás.
As empresas Coca-Cola Indústrias Ltda e The Coca-Cola Company entraram com uma ação de abstenção de uso e nulidade de registro de marca com pedido indenizatório, contra uma empresa brasileira de Goiás, perante a justiça federal, após acusá-la de ter registrado uma marca de refrigerantes (Joca-Cola) no INPI, semelhante à famosa marca Coca-Cola, e de ter causado à elas prejuízos financeiros além de violação às regras da Lei nº 9.279/96.
Em sua defesa, a empresa brasileira alegou ter renunciado ao registro da marca antes da propositura da ação, bem como que não teria causado prejuízos às autoras da ação e que o pedido judicial de nulidade de marca teria perdido o objeto por conta do cancelamento do registro em sede administrativa.
A justiça do Rio de Janeiro, em primeira instância, acolheu parcialmente os pedidos da ação, tendo declarada a nulidade do registro da marca Joca-Cola mas afastou o pedido indenizatório.
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), ao julgar o recurso de apelação da empresa brasileira, manteve a sentença com base no princípio da segurança jurídica.
STJ destaca que pedido judicial de nulidade da marca independe da renúncia administrativa
Visando reformar a decisão do TRF 2, a empresa goiana entrou com recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, que acabou tendo como relatora a ministra Nancy Andrigui.
A ministra destacou que o caso deveria ser julgado com base nos efeitos produzidos pela renúncia administrativa e pela sentença judicial.
Nancy Andrigui lembrou que a renúncia administrativa ao registro de uma marca produz efeitos para o futuro (ex nunc) enquanto que o de uma sentença judicial de nulidade de marca gera efeitos retroativos no tempo (ex tunc) por força do que está previsto no artigo 167 da lei de propriedade industrial.
“Diferentemente do que ocorre em casos de nulidade, na renúncia não se discute a presença ou não de algum vício que macule a marca ab initio. De fato, tratando-se de ato administrativo que vigeu e produziu efeitos no mundo jurídico, com presunção de legalidade, a situação em comento enseja a necessária proteção de eventuais direitos e obrigações gerados durante sua vigência”
Por concordar com a decisão do TRF-2, a relatora votou pela rejeição do recurso especial da empresa entendimento esse que foi acompanhado pelos demais ministros da Terceira Turma do STJ.
Veja aqui dicas e orientações para registrar sua marca.
Fonte: STJ
