O ato de registrar a marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, apesar de fundamental para garantir ao seu titular o uso exclusivo do nome em âmbito nacional (leia nossas dicas e orientações sobre como registrar uma marca), não garante a exclusividade de uso da marca em domínio de internet, sendo necessária a avaliação, acerca de aparente conflito de marcas, do ramo de negócio dos envolvidos e a eventual existência de marca de alto renome entre uma delas, conforme entendimento da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
O STJ adotou esta linha de entendimento ao julgar recurso de uma empresa que atua no ramo de venda de cosméticos e que pretendia anular o registro de domínio de outra empresa em razão de suposto conflito entre a sua marca (Paixão) que foi registrada no INPI e o nome utilizado no domínio virtual.
De acordo com a autora da ação, apesar dela ser a titular do registro da marca Paixão no INPI para o ramo de venda de cosméticos, a empresa-ré – Plano Serviços de Internet Ltda obteve o registro do domínio www.paixao.com.br na Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo para identificar um site de relacionamentos amorosos, o que, segundo a autora, teria violado seu direito de propriedade industrial enquanto titular da marca.
Registrar a marca em ramo diferente não viola direito de propriedade industrial
A ação foi julgada improcedente em primeira instância. Segundo o juiz que proferiu a sentença, não há violação de direito de propriedade industrial quando o registro de domínio de internet está voltado para ramo diferente daquele em que a marca foi registrada no INPI. Em segunda instância, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão.
STJ defende que direito de uso exclusivo da marca não é absoluto em alguns casos
Ambas as partes recorreram ao STJ e sustentaram na tese, cada qual, de que eram proprietárias da marca Paixão e que, por isso, teriam direito de explorá-la em todo território nacional. Além disso, defenderam o combate à pirataria em ambiente virtual.
O recurso teve o ministro Luis Felipe Salomão como relator. Para ele, o direito de uso exclusivo sobre o ato de registrar a marca, em alguns casos, não é absoluto por conta de limites ao princípio da especialidade, segundo o qual, por força do artigo 124 da Lei 9.279/96, o direito de exclusividade de uso sobre uma marca registrada ocorre apenas para identificar produtos/serviços de mesmo ramo de negócio, de forma a evitar que o consumidor, ao confrontar duas ou mais marcas no mercado, seja induzido a erro.
Outra exceção ao princípio da especialidade que o relator fez referência é sobre as marcas de alto renome que, segundo o INPI, são aquelas dotadas de amplo reconhecimento do público e de sua grande capacidade de atrair consumidores.
No entender do ministro Luis Felipe Salomão “ O reconhecimento administrativo da marca como de alto renome (incumbência conferida, exclusivamente, ao INPI) assegura-lhe proteção em todos os ramos de atividade e não apenas em relação a produtos idênticos, semelhantes ou afins, afastando, assim, o princípio da especialidade”.
Ao proferir seu voto no caso, o relator entendeu que registrar a marca “Paixão” no domínio virtual não causou prejuízos à marca da autora em virtude da diferença entre os ramos de negócio de cada empresa.
Disse ainda que a marca “Paixão” não possui o status de alto renome (reconhecimento ocorre na via administrativa do INPI), o que, do contrário, diante da peculiaridade da mesma ter a proteção em todos os ramos de atividade, justificaria a vedação ao registro do domínio com o mesmo nome.
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