A reparação por violação de marca registrada deve ser arbitrada com base no valor relativo ao licenciamento de uso da marca e jamais na estimativa de lucratividade que o titular teria caso a explorasse comercialmente.
Foi neste sentido que a 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se posicionou ao dar provimento a recurso de apelação interposto pelo Sistema Brasileiro de Televisão – SBT – e pela empresa BF Utilidades Domésticas, contra decisão que havia os condenado ao pagamento de R$ 4,6 milhões de reais por uso indevido de marca de terceiros (“O jogo do milhão”) em programa televisivo.
Violação de marca registrada não se deu por emprego de meio fraudulento
Ao fundamentar seu voto no artigo 210, inciso III da Lei de Propriedade Industrial, o relator do recurso, desembargador Erickson Gavazza Marques, sustentou que existe uma diferença entre o uso não autorizado de marca alheia e a utilização fraudulenta de marca de terceiros, o que, no seu entender, possui relação direta com a forma de fixação das indenizações pelo judiciário.
Para o relator, a violação de marca registrada, quando relacionada apenas com o uso não autorizado, sem que haja o emprego de meio fraudulento, deve ser reparado com base apenas no valor que seria auferido pelo titular da marca em caso de licenciamento para o próprio infrator, considerando que, neste caso, estar-se-ia repudiando apenas o uso não consentido de direito alheio.
Já se for correlata com o emprego de meio fraudulento, a violação de marca registrada deve ter sua indenização fixada num patamar de maior alçada, já que, nesta hipótese, estaria o infrator cumulando a prática de duas condutas reprováveis, que seriam o ato ilícito propriamente dito, em vista da utilização não autorizada de direito alheio e, ainda, o emprego de meio fraudulento para tanto.
Desta forma, por entender que o SBT e a empresa BF Utilidades Domésticas não teriam empregado meio fraudulento quando utilizaram indevidamente a marca do autor da ação, então fixou seu posicionamento no sentido de que a verba indenizatória deveria ser arbitrada exclusivamente com base no valor que o titular da marca obteria caso a licenciasse para o réus da ação, culminando, assim, na redução da indenização da quantia de R$ 4,6 milhões de reais para aproximadamente um milhão e meio de reais.
Fonte: Migalhas
