Nas disputas envolvendo registo de marcas iguais, o direito ao uso do domínio da internet pertencerá aquele que primeiro tiver reunido condições de promover o registro do domínio virtual, em observância ao princípio do first come, first served, conforme restou decidido pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, nesta semana, em julgamento de recurso especial de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellize.
O caso submetido ao STJ se refere a uma ação movida por uma empresa paulista contra uma empresa catarinense, na qual a primeira, alegando ter registrado uma determinada expressão como marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, tentava impedir que a segunda utilizasse a mesma denominação em seu domínio de internet.
A empresa paulista sustenta ter o direito exclusivo de uso da expressão “Geração Automóveis” em todo território nacional em razão de tê-la registrado como marca no INPI, mas que ao tentar registrá-la como domínio de internet para a criação do seu site tomou conhecimento que a empresa catarinense já o fizera antes.
Por sua vez, alega a empresa catarinense utilizar a denominação “Geração Automóveis” desde a sua constituição no ano de 1996, como título do seu estabelecimento empresarial, mediante registro na junta comercial da sua localidade.
Em primeira e segunda instância, o judiciário de Florianópolis julgou improcedente a ação por considerar que, embora a marca registrada pela autora e o domínio da internet protegido pela ré sejam semelhantes, não existe a possibilidade de uma empresa causar prejuízo a outra em virtude de estarem situadas em localizações geográficas diferentes (teoria da distância).
Insatisfeita, a empresa paulista entrou com recurso especial (nº 1238041) no Superior Tribunal de Justiça argumentando que diante do atual cenário da globalização com a propagação da internet a teoria da distância não poderia ser aplicada naquele caso, bem como que a decisão recorria tinha violado os artigos 124, XIX, 125, 129, §1º, 130 e 131, todos da Lei de Propriedade Industrial (9.279/96).
Ministro destaca que ainda não existe marco regulatório no Brasil sobre o registro do domínio da internet
Ao proferir o seu voto, o ministro relator destacou a importância que os bens imateriais têm para o desenvolvimento e crescimento das empresas (título de estabelecimento empresarial, o nome fantasia, a marca e embalagem) e que o fato de não existir no Brasil um sistema jurídico unificado que regulamente todos os institutos, acaba dando margem a uma série de conflitos de interesses ao longo do tempo, considerando que cada um deles possui uma normativa própria.
Além disso, o ministro Marco Aurélio Belizze ressaltou que o fato do registro do domínio da internet não ter um marco regulatório no país, a jurisprudência brasileira vem integrando-o ao estabelecimento empresarial, na qualidade de bem incorpóreo (Enunciado 7 da I Jornada de Direito Comercial CJF).
Para o relator, embora os direitos de propriedade industrial conferidos ao titular de uma marca, em tese, tenham efeitos erga omnes (válido para todos), na prática, o seu exercício deve atender aos princípios da territorialidade e da especialidade, sempre que houver um conflito de interesses envolvendo uma marca registrada e um outro elemento empresarial qualquer (como o nome empresarial ou título do estabelecimento, por exemplo).
Ao finalizar seu voto que negou provimento ao recurso especial, o ministro salientou que não houve má-fé da empresa catarinense em utilizar como título do estabelecimento o termo registrado como marca pela empresa paulista e que ambas poderão explorar a denominação “Geração de Automóveis” em atividades de negócio.
Fonte: STJ
