Registro de Marca não pode ser anulado com base em razão social registrada anteriormente com o mesmo nome, de acordo com recente entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento de um recurso interposto por uma empresa do ramo de chocolates de Santa Catarina que buscava anular o registro de uma marca de uma empresa paulista que atua no setor de carnes e laticínios.
Segundo a notícia veiculada no site Migalhas no dia 13/11/17, a empresa de Santa Catarina é detentora da razão social “Chocolates Franz Indústria e Comércio LTDA. – ME” desde 1995, enquanto que a empresa JFC Franz Alimentos LTDA, fundada em 1996, teve o registro da marca “Franz alimentos” concedido pelo INPI no ano de 2007.
Para a empresa de Santa Catarina, o registro da marca obtido pela empresa paulista não deveria ter sido concedido pelo INPI, uma vez que o direito de registrar a expressão Franz alimentos como marca seria dela em virtude de sua razão social ter sido registrada com o mesmo nome há mais tempo.
Registro de marca é mantido em 1ª instância
O caso foi julgado, em 1ª instância, pela 25ª vara federal do Rio de Janeiro que acabou rejeitando a ação proposta pela empresa de Santa Catarina, sob o fundamento de que a simples questão cronológica, por si só, não seria capaz de anular o registro da marca da empresa paulista e que, por esta razão, o caso deveria ser julgado com base no princípio da territorialidade, uma vez que as empresas atuam em estados diferentes. Em segunda instância, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região rejeitou o recurso da autora da ação e manteve a sentença.
STJ reconhece validade ao registro de marca com base nos princípios da territorialidade e da especialidade
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso interposto pela empresa do sul do país, sustentou que a anulação do registro da marca somente se justificaria caso ambas as empresas atuassem no mesmo espaço geográfico de exploração de atividades ou se o registro anterior da razão social da empresa catarinense tivesse sua abrangência ampliada para todo território nacional, o que não ocorreu.
A ministra Nancy Andrigui, relatora do recurso, destacou em seu voto que a tese utilizada pela empresa catarinense em seu recurso se mostra contrária à atual linha de entendimento do STJ que, na apreciação de casos semelhantes, passou a adotar o princípio da especialidade como fundamento para permitir que duas marcas idênticas, do mesmo ramo de negócio, possam coexistir no mercado, desde que identifiquem produtos suficientemente diferentes e que não sejam capazes de confundir o público-consumidor de cada uma das marcas. A seguir, trecho do voto da Ministra Nancy:
“Embora ambas as partes atuem no segmento alimentício, consta ainda do acórdão recorrido que a recorrente atua especificamente no segmento de chocolates, doces e afins, ao passo que a recorrida atua somente no segmento de carnes, derivados e comércio de mercadorias, aplicando-se, portanto, o princípio da especialidade das marcas, segundo o qual marcas idênticas ou semelhantes podem coexistir, desde que identifiquem produtos suficientemente distintos e insuscetíveis de provocar confusão ou associação.”
Ao se posicionar pela rejeição do recurso da empresa catarinense (RESP 1.673.450) a 3ª Turma do STJ concluiu que não ficou comprovada, na ação judicial, a má-fé ou a prática de concorrência desleal por parte da empresa paulista.
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