Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça na semana passada, durante o julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 950), somente a Justiça Federal possui competência para julgar ações judiciais sobre nulidade de registro de marca, considerando o interesse do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI sobre as decisões relacionadas com os registros por ele concedidos.
Na mesma oportunidade, o STJ firmou entendimento de que será da justiça estadual a competência para julgar conflitos de interesses relacionados ao conjunto-imagem de produtos (trade dress), concorrência desleal e a outros da mesma natureza.
De acordo com o ministro Luis Felipe Salomão, que foi o relator do recurso especial repetitivo, a lei de propriedade industrial brasileira (Lei nº 9.279/96) estabelece regras que cuidam basicamente da proteção do elemento nominativo das marcas, patentes, desenhos industriais e direitos autorais, o que na visão do relator, é demonstrado pela grande maioria dos pedidos de registro que são distribuídos no INPI sob a forma nominativa, ou seja, sem que haja qualquer pretensão de proteção especial para caracteres ou logomarcas.
Além disso, Luis Felipe Salomão destacou, em seu voto, que as disputas relacionadas com a prática de trade dress ou de concorrência desleal não podem ser decididas perante a justiça federal, uma vez que, nestes casos, não há a participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Para ele:
“Assim, dentro desta linha de raciocínio, penso que é de competência da Justiça estadual a apreciação de pedidos para determinação de abstenção de uso indevido de marcas e patentes, perdas e danos, indenização, concorrência desleal, em vista da utilização indevida de sinais distintivos, que venham a ensejar desvio desleal de clientela, busca e apreensão de produtos sujeitos à ação cível e penal”.
STJ defende participação do INPI em ações de nulidade de registro de marca com base no art. 173 da LPI
O relator argumentou ainda que nas ações sobre nulidade de registro de marca a participação do INPI mostra-se indispensável, seja atuando como autor da ação ou como terceiro interessado, por força do que está previsto no art. 173 da Lei de Propriedade Industrial. Assim concluiu seu voto:
“De fato, quanto ao pedido de abstenção (inibição) do uso da marca, dúvida não há quanto à competência da Justiça Federal, até por decorrência expressa do artigo 173 da LPI, sendo a abstenção de uso uma decorrência lógica da desconstituição do registro sob o fundamento de violação do direito de terceiros”.
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Fonte: Consultor Jurídico
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