No Brasil, o direito de uso exclusivo sobre uma marca somente pode ser obtido através do registro, cuja atribuição, em nosso país, é exclusiva do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
O direito de propriedade sobre uma marca registrada está previsto no artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal de 1988 e regulamentado na Lei nº 9.279/96, conhecida também como o nosso atual Código de Propriedade Industrial.
Diz o artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal:
“a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;”
O artigo 129 da Lei nº 9.279/96 determina que a propriedade sobre uma marca somente é garantida mediante a concessão do registro, como já citado anteriormente, bem como que tal registro permite ao titular o direito de utilizar exclusivamente a marca em todo território nacional.
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148
A própria Lei nº 9.279/96 elenca as hipóteses em que o registo de uma marca não pode ser concedido e todas elas estão previstas no artigo 124. Uma das hipóteses mais comuns de indeferimento se dá quando constatada que a semelhança entre duas ou mais marcas, do mesmo segmento, possa confundir o público-consumidor.
No Superior Tribunal de Justiça (STJ), são frequentes as disputas entre empresas que atuam em ramos idênticos e distintos pelo uso de determinadas marcas. Naquele Tribunal, o entendimento pacificado é que o registro da marca deve servir para garantir os direitos previstos em lei aos seus titulares e também para evitar que os consumidores se confundam entre as marcas dos produtos e dos serviços que costumam adquirir/contratar.
Como exemplo de alguns dos casos mais recentes já julgados pelo STJ sobre a disputa envolvendo o uso de marcas estão:
Marcas Cavalera e K2 X Zara Brasil
A disputa entre a empresa titular das marcas Cavalera e K2 contra a Zara Brasil foi parar no STJ, no julgamento do REsp 1.741.348. Naquele caso, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao citado recurso após reconhecer que a marca figurativa das recorrentes havia sido violada pela Zara Brasil.
A titular das marcas Cavalera e a K2 alegou que um dos sinais gráficos que ela já havia registrado no INPI (uma águia de duas cabeças com asas abertas) foi utilizado pela empresa Zara Brasil sem autorização e que tal fato teria causado à ela grande prejuízo comercial, uma vez que ambas as empresas atuam no mesmo ramo de negócio (vestuário), além de configurar a chamada Concorrência Desleal.
De acordo com a Ministra Nancy Andrigui que participou do julgamento “não enseja o reconhecimento de que terceiros, que atuam no mesmo segmento mercadológico do titular de marca registrada, possam adotar representação figurativa igual ou semelhante para identificar produtos pertencentes à mesma classe, sob risco evidente de se propiciar confusão ou associação indevida junto ao público consumidor”.
Marcas Gradiente x Apple
Um dos mais casos mais recentes julgados pelo STJ foi a disputa travada entre a empresa Gradiente e a Apple envolvendo o direito de uso da marca iPhone no Brasil.
Naquela disputa, a Gradiente saiu perdedora. Ao julgar e negar o Recurso Especial 1.688.243 da Gradiente o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a Apple poderia continuar utilizando a marca iPhone no Brasil porque, segundo ele, a Gradiente não detém a exclusividade de uso sobre aquele termo.
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Champagne Moët & Chandon
Já no julgamento do Recurso Especial 1.209.919, a Quarta Turma do STJ, por unanimidade, rejeitou o pedido da empresa francesa Champagne Moët & Chandon que tentava impedir que uma danceteria de Florianópolis continuasse a usar o nome Chandon.
A empresa francesa alegou que o uso da marca Chandon pela danceteria brasileira poderia confundir os consumidores pelo fato do estabelecimento oferecer aos seus clientes bebidas que levam a sua marca.
Além disso, a empresa francesa produtora de espumantes alegou que a marca Chandon possui uma proteção especial como marca notoriamente conhecida (artigo 126 da Lei 9.279/96).
Entretanto, o relator do recurso, desembargador convocado Lázaro Guimarães, destacou, em seu voto, que a proteção especial que a marca Chandon possui está restrita ao mesmo ramo de atividade. Por isso, empresas que atuam em ramos de negócio distintos ao da empresa francesa podem utilizar a marca Chandon sem qualquer problema.
O magistrado também explicou que, no caso analisado, foi aplicado o princípio da especialidade, que autoriza a coexistência de marcas idênticas, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades diferentes.
“No caso dos autos, o uso das duas marcas não é capaz de gerar confusão aos consumidores, assim considerando o homem médio, mormente em razão da clara distinção entre as atividades realizadas por cada uma delas. Não há risco, de fato, de que o consumidor possa ser levado a pensar que a danceteria seria de propriedade (ou franqueada) da Moët & Chandon francesa, proprietária do famoso champanhe”.
Uso indevido de marca registrada gera dano moral automático
Na ocasião em que julgou o REsp 1.535.668 o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, uma vez demonstrado o uso indevido de marca registrada alheia, o direito à indenização por danos morais, para o titular da marca violada, independe da comprovação da comercialização e da exposição dos produtos contrafeitos.
A ação indenizatória foi proposta pela americana Nike contra uma empresa brasileira, alegando que sua marca havia sido utilizada indevidamente em 3.636 pares de meias que foram apreendidos pelas autoridades alfandegárias do Brasil. Além da indenização por danos morais a Nike requereu a apreensão e a destruição dos produtos contrafeitos.
A ministra Nancy Andrigui foi a relatora do recurso especial da Nike. Em um dos trechos do seu voto assim se manifestou “O prejuízo suportado, no particular, prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação de um direito autônomo, derivando da própria natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano, assim, se confunde com a demonstração da existência do fato – contrafação –, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem”.
Fonte: Superior Tribunal de Justiça
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