De acordo com recente decisão do STJ, a propositura de ação de nulidade de patente pode levar à suspensão de ação indenizatória sobre uso indevido de tecnologia patenteada, sempre que o julgamento da primeira demanda puder interferir no da segunda, em virtude de alguma correlação entre seus objetos.
O caso em questão teve início no Rio de Janeiro em uma ação indenizatória por uso indevido de tecnologia patenteada que foi julgada improcedente em primeira instância depois que o juízo acolheu a tese de defesa do réu quanto à nulidade da patente envolvida na disputa judicial.
Porém, em 2ª instância, o Tribunal de Justiça do RJ reformou a sentença e condenou o réu a interromper o uso da tecnologia patenteada pela autora e a indenizá-lá pela violação de propriedade industrial.
Prejudicialidade da ação de nulidade de patente permite suspensão da ação indenizatória
No recurso especial apresentado ao Superior Tribunal de Justiça, a ré alegou ser possível discutir a nulidade da patente pela via incidental, ou seja, dentro da própria ação indenizatória, bem como que é cabível a suspensão de ação indenizatória movida perante a justiça estadual até o julgamento de ação de nulidade de patente proposta na justiça federal, quando o resultado de uma delas puder interferir no da outra.
O ministro Marco Aurélio Bellizze, relator do caso, esclareceu tal suspensão é possível com base no artigo 56, parágrafo 1º, da Lei 9.279/1996.
O relator defendeu que o entendimento adotado pelo STJ no REsp 1.527.232, que analisou a competência da justiça federal, com a participação do INPI, para julgar ações de nulidade de registros de marcas, pode ser aplicado para os casos envolvendo patentes, pois, segundo ele, ambos institutos (marcas e patentes) possuem procedimentos similares de concessão de registros no mesmo INPI.
“Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal desta ação, ainda que a recorrente não faça parte da demanda”
O relator finalizou seu voto no sentido de acolher o recurso especial do réu, determinando a suspensão do processo indenizatório até que a ação de nulidade de patente na Justiça Federal fosse julgada em definitivo.
Processo em segredo de justiça
Fonte: STJ
