É possível entrar com a ação anulatória de ato administrativo contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para nulidade de registro de marca após o prazo legal de 5 anos?
Essa questão foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em uma ação desta natureza envolvendo os proprietários da marca Speedo no exterior e no Brasil.
Relação Comercial
A ação de nulidade de registro de marca foi ajuizada em 2010 perante a justiça federal do Rio de Janeiro pela empresa Speedo International Limited, proprietária da Speedo, famosa marca de materiais esportivos, contra as empresas de um ex-atleta olímpico brasileiro.
A empresa estrangeira buscava anular os registros da marca Speedo no Brasil e adquirir os direitos sobre ela, alegando que as empresas brasileiras estariam explorando indevidamente a marca desde o fim de relação comercial entre eles em 2016.
Alegou também ser imprescritível o prazo para ajuizamento de ação anulatória de ato administrativo, ou seja, que ela poderia ser movida a qualquer tempo independente do prazo previsto em lei.
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Ao se defenderem, as empresas brasileiras alegaram que o ex-atleta brasileiro obteve o registro da marca em 1985 no INPI e que depois transferiu o registro para elas, motivado pelo acordo que ele mantinha com a autora da ação ao longo de 30 anos.
Sentença
Ao julgar o caso em primeira e em segunda instância, a justiça do Rio de Janeiro por um lado, entendeu que ações anulatórias devem ser propostas no prazo legal 05 anos, conforme previsto na Lei 9.279/96, e, por outro, que o registro da marca Speedo no Brasil não poderia mais ser prorrogado em vista do fim da relação comercial entre as partes, acolhendo, assim, um dos pedidos da empresa estrangeira
Exceções do Prazo da Ação de Nulidade de Registro de Marca
Segundo os ministros da Quarta Turma do STJ, onde foi julgado o recurso da Speedo International Limited contra a decisão de segunda instância da justiça federal do RJ, a ação de nulidade contra registro de marca somente pode ser movida após o prazo legal de 5 anos quando a marca for conhecida pelas pessoas (marca notoriamente conhecida) na época do conflito e quando ficar comprovada a má-fé de quem a registrou.
Para o ministro Raul Araújo, na época do fim do acordo comercial, a marca Speedo não era notoriamente conhecida e tampouco ficou comprovada a má-fé do ex-atleta brasileiro pelo fato do registro da marca no Brasil ter sido obtido num período em que as partes mantinham uma relação amistosa nos negócios.
Fonte: STJ
Imagem: Microsoft
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